Acción de Caducidad por No Uso en Argentina

Septiembre 2018


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En Argentina, la Oficina de Patentes y Marcas oficial encargada de registrar los trámites de Marcas y Patentes y otorgar los títulos que declaran la titularidad de estas, es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).


Este país latino tan querido entre los españoles, es llamado oficialmente República Argentina, y es un país soberano situado en el extremo sur y sudeste de América del Sur.  Está organizado como un Estado federal descentralizado, integrado desde 1994 por un Estado nacional y 24 estados autogobernados, siendo estos sus 23 provincias sumada la ciudad autónoma de Buenos Aires, designada como Capital Federal del país.


España tiene una vinculación muy estrecha con nuestros primos argentinos que va más allá de compartir el idioma, sino de una historia conjunta y una relación empresarial en plena expansión.


La nueva Ley de Marcas ha traído considerables reformas y modificaciones en materia de Propiedad Industrial, y para iniciar el tema que nos ocupa, primero hemos de explicar qué es una Acción de Caducidad por No Uso.


La caducidad, en Derecho, es una figura mediante la cual, ante la existencia de una situación donde el sujeto tiene potestad de ejercer un acto que tendrá efectos jurídicos, no lo hace dentro de un lapso perentorio y pierde el derecho a entablar la acción correspondiente.
Todos los derechos de Propiedad Industrial (incluidas por tanto las marcas registradas) son territoriales y temporales, esto es, se conceden por un tiempo determinado, y pueden “caducar” por diversas causas.


La figura de la Caducidad de una marca está regulada en la Ley de Marcas española, 17/2001 de 7 de diciembre, en los artículos 55 a 58, y supone que el derecho de uso en exclusiva del signo distintivo se extingue porque no se ha cumplido algunas de las obligaciones exigidas por la Ley.


Una de estas obligaciones es la de uso efectivo de la marca por el propio titular, medida que ayuda a prevenir el monopolio sobre un signo distintivo sin intención real de su uso.


Las marcas que no se utilizan durante un periodo superior a cinco años caducan y el titular pierde sus derechos. Esto se debe a que el monopolio de explotación en exclusiva de las marcas está condicionado a la obligación de uso diligente, mecanismo diseñado para evitar la acumulación de marcas muertas en el mercado.


La consecuencia del incumplimiento de esta obligación está regulada en la Ley 17/2001, en los artículos mencionados anteriormente, que establece que cualquier persona puede solicitar que se declare la caducidad de una marca española que no haya sido objeto de un uso real y efectivo en España durante un periodo ininterrumpido de cinco años. Si se confirma la caducidad, la marca dejará de surtir efectos desde el momento en que se produjo el hecho u omisión que dio lugar a su caducidad, con efecto retroactivo hasta ese momento, procediéndose a su cancelación registral.


Es de importante señalar también que, tal como se establece en el artículo 60 de la Ley, si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados. Es decir, que la caducidad podría ser total, (extendiéndose a todos los productos o servicios para los que la marca fuese registrada) o bien parcial, (solamente para parte de esos productos o servicios).


También en la Unión Europea, la caducidad es uno de los dos tipos de procedimiento que se agrupan bajo el término genérico “proceso de anulación”. Los derechos del titular de una marca de la UE pueden ser revocados y una marca de la UE puede ser declarada nula. La diferencia radica en que la caducidad es efectiva desde la fecha de solicitud, mientras que una declaración de nulidad suprime el registro de la marca de la UE con efecto retroactivo.


Así, uno de los motivos por los que los derechos del titular de una marca de la UE pueden revocarse es la ausencia de un uso efectivo. La legislación establece que una marca de la UE debe ser objeto de un uso efectivo en la Unión Europea en un plazo de cinco años a partir de su registro y que el uso de la marca no puede interrumpirse durante más de cinco años.


En consecuencia de lo anterior, el Reglamento sobre la marca de la UE (RMUE) otorga al solicitante de una marca la posibilidad de exigir del oponente a esta solicitud que pruebe el uso de las marcas en que basa su oposición, de tener estas una antigüedad superior a cinco años, contados desde la fecha de registro. La solicitud de prueba del uso debe ser «incondicional» y deberá presentarse en un «documento distinto».


Aquellos productos o servicios para los que no se haya podido probar la prueba del uso se excluirán de la oposición. Es decir, el procedimiento de oposición solo podrá continuar en relación con las marcas y productos o servicios para los que se haya podido probar un uso efectivo y serio. De no probarse para ninguno de los productos y servicios para los que estén registradas la marca o marcas anteriores, la oposición se desestimará.

Con respecto a las modificaciones de la Ley de Marcas en Argentina, la reforma incorpora la caducidad parcial de marcas por falta de uso en relación a los productos o servicios para los que la marca no hubiere sido utilizada en el país, dentro de los cinco años previos a la solicitud de caducidad. Sin embargo, la marca no caducará si fue utilizada en el país para identificar productos o servicios afines o semejantes a aquellos para los que fue registrada (aun cuando estuvieren incluidos en otras clases), o si la marca integra la designación de una actividad relacionada con tales productos o servicios.


La reforma establece la obligación de presentar una declaración jurada de uso al quinto año de vigencia del registro y antes del vencimiento del sexto, para informar el uso realizado hasta el momento. La presentación de esta declaración jurada aun no es operativa porque no fue dictada la respectiva norma reglamentaria, sin embargo, es una modificación que afectará a todos los titulares de marcas.


No obstante, no hay impedimento alguno en formular una manifestación voluntaria sobre el uso, a fin de establecer evidencia documental ante cualquier eventual reclamo de caducidad parcial por parte de terceros.
 
En relación a esta cuestión, si bien aún es posible solicitar marcas para toda la clase del Nomenclator Internacional, es importante evaluar cuidadosamente el ámbito de protección respecto de la potencial contingencia de un reclamo de caducidad parcial.


De cualquier modificación o visicitud en la protección de intangibles en cualquier parte del mundo, CASAS ASIN se encuentra cualificado para trazar la estrategia que dote de mayor seguridad y fuerza jurídica a los derechos de Propiedad Intelectual.

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