Uruguay Acción de Cancelación por No Uso

Octubre 2018


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Uruguay, oficialmente República Oriental del Uruguay, es un país de América del Sur, situado en la parte oriental del Cono Sur americano. Limita al noreste con Brasil —estado de Río Grande del Sur—, al oeste con Argentina. Es una república presidencialista subdividida en diecinueve departamentos y 112 municipios. La capital y ciudad más poblada del país es Montevideo. Es miembro fundador de las Naciones Unidas, del Mercosur, de la OEA, de la UNASUR y del G77, entre otros organismos internacionales.


En Uruguay, la Oficina de Patentes y Marcas oficial encargada de registrar los trámites de Marcas y Patentes y otorgar los títulos que declaran la titularidad de estas, es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (MIEM-DNPI).


En este artículo vamos a tratar el tema de la cancelación por no uso de una marca en este país.


Para iniciar el tema que nos ocupa, hemos de dilucidar algunas cuestiones.


En primer lugar, ¿qué entendemos por acción de cancelación? Una acción de cancelación es un procedimiento por medio del cual se puede solicitar la cancelación del registro de una marca. La cancelación de un registro puede ser total o parcial, dependiendo del uso que logre demostrar el titular de la marca en cuestión.


El tiempo necesario para que una marca sea susceptible de ser cancelada por falta de uso tras su registro, dependerá de la regulación al respecto de cada país. Esta cancelación resultará a solicitud de cualquier persona interesada. Usualmente las acciones de cancelación por falta de uso son presentadas como mecanismo de defensa cuando la marca cuya cancelación se solicita, ha sido el fundamento de negación de una marca solicitada a registro, o es la base de una oposición en su contra, y se sospecha que la marca no está en uso. Esto se debe a que el monopolio de explotación en exclusiva de las marcas está condicionado a la obligación de uso diligente, mecanismo diseñado para evitar la acumulación de marcas “muertas” en el mercado.


En España, la consecuencia del incumplimiento de esta obligación está regulada en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece que cualquier persona puede solicitar que se declare la caducidad de una marca española que no haya sido objeto de un uso real y efectivo en España durante un periodo ininterrumpido de cinco años. Si se confirma la caducidad, la marca dejará de surtir efectos desde el momento en que se produjo el hecho u omisión que dio lugar a su caducidad, con efecto retroactivo hasta ese momento, procediéndose a su cancelación registral.


Desde el 1 de enero de 2019 será posible presentar acciones de cancelación por falta de uso en Uruguay, según viene estipulado en el artículo 6 del Decreto Nro. 277/2014.


Así, en atención a la promulgación de la norma referida, a partir del 1 de enero de 2019, cualquier persona física o jurídica que demuestre ser titular de un interés directo, personal y legítimo, podrá entablar una acción de cancelación contra una marca registrada cuando entienda que la misma no ha sido usada por una plazo igual o superior a 5 años, a partir de su concesión.


Esta obligación de uso de las marcas registradas en Uruguay, viene establecida en la ley Nro. 19.149, que modifica el artículo 19 de la Ley de Marcas (Ley Nro. 17.011).


Esta es la razón por la que, a partir del 1 de enero de 2019, el registro de marcas podrá ser cancelado por el titular de un interés directo, personal y legítimo, a través de la acción de cancelación por falta de uso, la cual se deberá interponer ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.


Pues bien, la interposición de la acción de cancelación por falta de uso, procederá en los siguientes casos: “A) Cuando la marca no se hubiera usado por su titular, licenciatario u otra persona autorizada dentro de los cinco años siguientes a la fecha de su concesión o la concesión de sus respectivas renovaciones; B) Cuando el uso fuera interrumpido por más de cinco años.”


A diferencia de en muchos países, la Ley Nro. 19.149 establece que no procederá la cancelación parcial de las marcas. Por tal motivo, el uso para cualquiera de los productos o servicios cubiertos por el registro obstará a la cancelación del mismo. Tampoco procederá la cancelación por falta de uso si el titular del registro pudiera demostrar que existieron razones de fuerza mayor, que justifiquen dicho no uso.


De acuerdo con la normativa ahora vigente, quien debe acreditar el uso de la marca cuestionada es el titular de la marca registrada.


El uso de la marca debe ser necesariamente público y efectivo.


No se prevén posibles cancelaciones de oficio por la propia Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) y la ley matiza que no se requerirá prueba de uso para renovar la marca.


En cuanto a la forma que debe revestir dicho uso, el Decreto Nro. 277/2014, modifica el artículo 35 del Decreto Nro. 34/999, donde se establece que la obligación de uso se demuestra cuando: “[…] cualquiera de los productos o servicios […], están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización. Asimismo, constituye uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario.”


Por su parte, el Decreto modifica el artículo 22 del Decreto Nro. 34/999 y dispone que: “[…] una anulación de un registro suspenderá dicho trámite hasta tanto se resuelva la acción de cancelación.”


Por lo expuesto, y en consideración a la proximidad del plazo para la implementación de la acción de cancelación por falta de uso recomendamos:


• Efectuar un análisis detallado del estado de uso de sus marcas a efectos de determinar aquellas que están expuestas a la acción de cancelación.
• Conservar prueba documental o digital que permita acreditar el uso de las marcas en uso.


 Y, en caso de que existan marcas con un uso mínimo o sin uso, analizar la situación de estas marcas, de modo de analizar estrategias para evitar su cancelación. A tales efectos a modo de ejemplo, es posible registrar marcas similares como forma de beneficiarse de un plazo adicional de cinco (5) años para comenzar el uso.

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